Inscribe tus contratos ante el IMPI

Foto: Archivo./ elempresario.mx

Uso de marcas, licencias y licenciatarios.

A primera vista, pareciera que la inscripción del contrato a través del que se concede una licencia de uso de marca sería un trámite que viene a sumarse a todos los demás que son previstos por nuestra regulación, y nos enfrenta de nuevo con la burocracia que ya tanto hace padecer a los empresarios de nuestro país.

Sin embargo, a mi consideración, este asunto cobra relevancia no tanto desde el punto de vista de darle “publicidad” al acto del otorgamiento del contrato, sino debido a que él mismo entraña diversas particularidades que deben interesar tanto a quien la concede licenciante como a quien es beneficiado como licenciatario.

Al hablar de marcas, necesariamente debemos referirnos a su regulación específica dentro de la Ley de la Propiedad Industrial. Ésta prevé, en su artículo 136, que: “El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o alguno de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”

Aun cuando estén en trámite

Lo anterior significa que podemos conceder licencias de uso de marca aun cuando ésta se encuentre en trámite de registro, pero ante este supuesto son muchas las opiniones que consideran indebido lo anterior, puesto que estaríamos hablando que no existe propiamente un registro que otorgue seguridad al licenciatario. Al no estar aún concedido el registro de la marca, esto implica que existe un riesgo de que no sea otorgado. En consecuencia, es posible que se extinga el contrato, pues de negarse la marca ya no habría objeto en el contrato y éste no produciría sus efectos.

Es importante que, de manera previa a la firma del contrato de licencia, el licenciatario verifique cuál es el estatus de la marca que será objeto del contrato, puesto que de no existir aún un registro concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), habrá un riesgo de perder esa licencia. No sólo eso, supongamos que estás pagando por adquirir los derechos de explotación que te concede el contrato; en este caso no sólo estaría en juego el contrato en sí, sino además las prestaciones que hubieras comprometido para obtenerlo.

Revisa el registro de marca

Para minimizar riesgos, recomendamos que antes de celebrar el contrato revises la existencia de un registro de marca. Pero, además de lo anterior, existen otras consideraciones en la que se debe poner mucha atención, por ejemplo:

  1. Que el registro de marca que es objeto del contrato ampara los productos o servicios que pretendes comercializar o explotar. La marca que utilizarás deberá ser la misma, de forma exacta, a la que el licenciante tiene registrada, por lo que si realizas una variante, estarías excediendo los límites de la licencia concedida.
  2. El contrato de licencia deberá especificar si se da en exclusividad o no, es decir, si el licenciante podrá a su vez autorizar a otros para la explotación de la marca. Al respecto y para el caso de existir varios licenciatarios, es conveniente convenir con el licenciante un territorio o área geográfica para evitar situaciones de competencia desleal entre los mismos usuarios.
  3. Señalar claramente las contraprestaciones que se originarán por la explotación de marca. Generalmente se estipula una regalía, sin embargo, es conveniente establecer los medios para el cálculo de la misma y también los medios para verificar esto. Si la regalía se fija con base en ventas, debe existir un método de reporte de las mismas, realizadas en el periodo pactado e incluso un mecanismo de verificación de la información.
  4. Un registro de marca puede distinguir diversos productos o servicios, por ello debe especificarse en el contrato de licencia, de forma clara, cuáles serán los que podrán ser explotados por el licenciatario.
  5. Se deben establecer políticas para la realización de publicidad de la marca y también la forma en que el licenciante podrá controlar la uniformidad o estandarización de los productos o servicios que serán prestados por el licenciatario.

Cuidando los intereses

La inscripción del contrato, como lo señala la Ley, es necesaria para que aquél pueda “producir efectos en perjuicio de terceros”. Esto significa que para que el licenciatario pueda oponer sus intereses, por ejemplo, en contra de otra persona que utilice la marca cuando le hubiere sido concedida una exclusividad, en cuyo caso además deberá encontrarse facultado para llevar a cabo la defensa de la marca.

Por su parte, el licenciante también puede beneficiarse del uso que los licenciatarios hagan de su marca, ya que para evitar la caducidad del registro (ésta se puede dar por falta de uso en un periodo de 3 años consecutivos contados a partir de la presentación de una demanda por un tercero), sirven como pruebas del licenciante o titular de la marca el uso que hayan dado sus licenciatarios, aun cuando estos efectivamente hayan dejado de usarla de forma directa.

Debe considerarse que para que el contrato de licencia no pierda validez, el registro de marca deberá de mantenerse vigente al menos por todo el plazo que es pactado en el contrato. De hecho, ésta sería una de las obligaciones más importantes a cargo del licenciante. Además, hay que mencionar que los efectos de un registro de marca concedida por el IMPI únicamente serán válidos cuando la explotación del registro marcario se presente en el territorio nacional, por lo que no sería válido el contrato de licencia que sea otorgado para explotarlo en una negociación a desarrollarse en el extranjero.

Actualmente existen ciertos casos en los que, judicialmente, a través de criterios de los tribunales, no se considera necesaria la inscripción, pero la recomendación sería hacerla. Realmente es un trámite sencillo, incluso al realizar la inscripción del contrato respectivo se puede omitir la información relativa a las contraprestaciones negociadas, de tal manera que la autoridad no necesariamente estará enterada de estos detalles.

La inscripción del contrato te evitará muchos problemas y, sobre todo, dará certidumbre a la relación de negocios establecida entre el licenciante y el licenciatario.

*Roberto Blanco Macías, Director Jurídico de Alcázar & Compañía.

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CRÉDITO: 
Roberto Blanco